Acquisition du caractère distinctif d’une marque par l’usage

L’acquisition du caractère distinctif d’une marque par l’usage qui en est fait s’apprécie en fonction de différents critères rappelés par la Cour de cassation.

Ce qu’il faut retenir : L’acquisition du caractère distinctif d’une marque par l’usage qui en est fait s’apprécie en fonction de différents critères rappelés par la Cour de cassation.

Pour approfondir : Il est fréquent que, par suite de l’action en contrefaçon qu’il introduit, le titulaire d’une marque se voit opposer, comme moyen de défense, la nullité de la marque prétendument contrefaite. Telle était la situation dans laquelle se trouvait la société Rent a Car, titulaire de la marque éponyme, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 8 juin 2017.

Dans cette affaire (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-22.792), le caractère distinctif de la marque était contesté. Le titulaire de la marque tentait de rapporter la preuve de l’acquisition de ce caractère distinctif par l’usage, ce que permet l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Après que la Cour d’appel ait prononcé la nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif, un pourvoi a été formé. Passons en revue les différents moyens et la position adoptée par la Haute Cour :

• le pourvoi reprochait aux juges d’appel de ne pas avoir pris en considération les justificatifs d’exploitation fournis aux motifs qu’ils portaient sur le logo, alors qu’était en cause la marque verbale. La Cour de cassation retient l’argument : les juges ne peuvent écarter les preuves d’usage – qualifié d’intensif – d’une marque figurative qui intègre la partie verbale de la marque en cause, sans rechercher si, en conséquence de cet usage la marque verbale n’a pas acquis de caractère distinctif ;

• lorsqu’un signe remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, il est distinctif s’il est perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits (fonction remplie par la marque). Lorsque les éléments produits établissent un usage à titre de dénomination sociale dont la notoriété est établie, ils doivent en tenir compte pour apprécier si cette dénomination sociale permet au consommateur d’établir un lien avec l’activité exercée et si, compte tenu de sa connaissance sur le marché, ce signe n’est pas devenu apte à identifier l’origine commerciale des services en cause ;
• pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux provenant d’une autre entreprise. En l’espèce, la Haute Cour fait grief aux juges du fond de ne pas avoir apprécié de manière globale si les différents usages pour désigner l’activité de location de véhicules : dénomination sociale et sa connaissance sur le marché, logo utilisé de manière intensive, ne permettaient pas au consommateur moyen, en identifiant l’activité de la société, d’établir un lien avec les services identiques désignés à l’enregistrement de la marque ;

C’est donc au vu de ces critères d’appréciation, que la cour d’appel de renvoi devra déterminer si la marque Rent a Car a pu acquérir le caractère distinctif qui lui est contesté par l’usage qui en a été fait.

A rapprocher : article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle